最高人民法院推翻“东风”案，并重新审查定牌加工协议中构成商标侵权的因素

2018年4月8日，最高人民法院发布了“东风”案（上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司案）再审判决书，推翻了江苏高院的判决结果，认定涉案定牌加工企业的行为不构成商标侵权。

在“东风”案之前，最高人民法院曾在“2015年莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司案”（ “PRETUL案”）中就定牌加工商标侵权作出关键判决，判定在仅为出口而定牌加工的货物上标注商标不侵犯在中国注册的商标专用权。

根据PRETUL案，下列特定情况不构成商标侵权：

• 国内定牌加工企业获得境外委托人授权生产有关商品，而该委托人在商品出口目的地享有有效及在先的商标专用权；
• 定牌加工企业已履行合理注意义务，并对境外委托人的知识产权进行了查证；
• 在中国境内生产的产品仅用于出口，而非在中国境内销售。

在“东风”案中，原告商标“DONG FENG东风”是中国驰名商标。被告是定牌加工企业，受境外委托人委托制造并向印度尼西亚出口带有“DONG FENG东风”商标的货物。该委托人于1987年在印度尼西亚注册了同一商标。

仅在PRETUL案判决后的三个星期，江苏高院即就东风案作出二审判决，判定被告的定牌加工行为构成商标侵权，且未尽到查明委托人的商标权的合理注意义务。法院认为被告应该知道涉案商标在中国国内的驰名地位及印度尼西亚商标持有人涉嫌恶意抢注的情况。该判决明显扩大了定牌加工商的合理注意义务：一方面，其必须熟悉中国国内的驰名商标，另一方面，除了查明委托人的合法商标权之外，其还必须查明委托人是否恶意注册其商标。

被告不服江苏高院判决，并向最高人民法院申请再审。最高人民法院推翻了江苏高院的判决，认为：

• 不用于识别来源的商标使用行为既不会引起混淆，也不构成商标侵权。在本案中，由于涉案的全部产品均出口至印度尼西亚，国内的消费者不会产生混淆；
• 如果定牌加工企业已查明境外委托方的商标权，除非有相反的证据证明，则定牌加工企业应被视为已履行应有的合理注意义务；
• 本案中的定牌加工行为对国内的商标持有人不会造成任何实际损害。

最高人民法院对东风案的判决与其在PRETUL案中的判决一致，肯定了定牌加工行为并不构成商标侵权。东风案还进一步说明，定牌加工企业只要查证境外委托方于出口国家的商标注册情况就足以履行其合理注意义务。

尽管法院会基于个案事实做出公平判决，但最理想的做法还是在国内及出口国皆取得商标注册，以避免不确定因素影响。